先履行抗辩权的适用范围

试论先用权抗辩

--兼析“建筑用竹胶板模板”专利侵权案

根据《专利法》第11条的规定，专利权人享有排他实施其发明创造的权利，即任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，否则就构成侵权。这里“实施专利”的含义是指制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品；使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依专利方法直接获得的产品；制造、销售、进口外观设计专利产品。但是，专利权属于私权的范畴，同其他民事权利一样，并非在任何情况下都有约束公众的绝对权利，会受到相应限制，即在法定例外情况下实施专利，不必征得专利权人同意，并不构成侵权。这里所述的“法定例外情形”包括专利的“推广实施”（专利法第14条）；专利实施的强制许可（专利法第

48、

49、50条）和不视为侵犯专利权的4种情形（专利法第63条），其中尤以不视为侵犯专利权中的“先用权原则”在司法实践中最为常见，成为限制专利权，抗辩侵权指控法律依据。

《专利法》第63条第一款第

（二）项规定。“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”不视为侵犯专利权。这就是先用权的含义。先用权是指某项发明创造在申请人提出专利申请以前，若他人已经制造相同产品，使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，在该发明创造被授予专利权后，仍有继续在原有范围内制造或者使用该项发明创造的权利。

先用权是对“先申请制”的一种必要的补救性措施。在唯一实行“先发明制”的美国，废除了先用权原则，因为两者存在抵触。所谓“先申请制”是指对同样的发明创造来说，专利权将授予第一个向专利局提出专利申请的人。然而，先申请制与先发明制相比存在不足之处，即针对某一项发明创造首先提出专利申请的人不一定是首先作出该发明创造的人，也不一定是首先开始实施该发明创造的人。在某人提出专利申请时，有可能已有他人开发研制出同样的发明创造，并已投入人力、物力和资金开始实施该发明创造。在这样的情况下，如果在授予专利权之后禁止先用者继续进行其实施行为，则显失公平。有关先用权的规定正是为了避免出现上述不合理的现象而制定的。由此可见，专利制度中的“先用权”，目的是保护在先使用人就一项发明创造所作的工业投资，不致因为该项发明创造后来被别人取得了专利而受到影响，从而停止实施该发明创造。同理，销售依据先用权制造的产品也不视为侵犯专利权。有必要指出，先用权人对于自己在先实施的技术由于受到他人专利的约束，不得转让给第三者，除非连同所属企业一并转让。换言之，先用权不能通过受让的方式取得。

先用权是对专利权的限制，故对其认定应慎重严谨。先用权的适用条件是：做好了制造、使用的必要准备。必要准备，是指已经完成了产品技术图纸设计和工艺文件，已准备好专用设备和模具，或者完成了样品试制等项准备工作。仅在原有范围内继续制造、使用。原有范围，是指专利申请日前所准备的专用生产设备的实际生产产量或者生产能力的范围。超出原有范围的制造、使用行为，仍旧构成侵权。在先制造产品或者使用的方法，应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段取得的，而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段从专利权人那里获取的。